应对美国337调查方略和律师服务 作者：石怀方 江知芸
作者：石怀方 广东广和律师事务所律师 13808839037
江知芸 北京市隆安律师所深圳分所律师 13823566338
一、中国已成为美国337调查的最大受害国
337调查是由美国国际贸易委员会（简称ITC）根据《1930年关税法》第337条其修改所进行的旨在保护美国国内产业免受不公平贸易竞争行为损害的行政调查、审理和制裁的活动。337条的立法目的是排除外国产品进口美国时的不公平行为，以保护美国国内产业。该条将不公平贸易行为分为两类：一般不正当贸易和有关知识产权的不正当贸易。从多年来美国适用该条款的实践来看，ITC依据“337条”处理的案件中，90%以上涉及知识产权侵权，充分显示了其知识产权保护功能。
统计数据【注1】显示：自1995年至2009年2月3日，在337调查案件的被诉人来源国中，中国企业占案件总数的比例为17%，其他国家和地区为：中国台湾16%、日本11%、韩国7%、中国香港6%、加拿大5%、德国5%、新加坡4%、马来西亚2%、墨西哥2%、新西兰2%、英国2%、瑞士2%、印度2%、爱尔兰2%和其他国家12%。
2007年2月3日至2009年2月3日期间，成为337调查案的被诉公司中中国有32家，位居第一；中国台湾20家、日本17家、韩国17家、中国香港9家、新加坡7家、马来西亚6家、加拿大5家、瑞士4家、印度4家、瑞典3家、法国3家、德国3家、英国2家、墨西哥2家、芬兰2家、维尔京群岛2家，其他国家13家。
从这两组数据可以看出，中国企业已经成为在美国337调查案件中的重点目标。
二、中国企业涉美知识产权诉讼产生的原因分析
（一）中国成为“世界工厂”,产品大量出口到美国
成为重点目标的主要原因是：中国成为“世界工厂”，产品大量出口到美国。中国是美国第二大贸易伙伴，2008年中国和美国双边贸易总额为4092亿美元，其中，中国对美国出口额较美国对华出口额多出2663亿美元。占美国去年贸易逆差总额约30%。中国对美出口产品主要是机电产品、玩具、体育设备、家具、鞋、服装、钢铁制品、塑料及其制品和箱包等，在美国市场上占据了十分重要的份额，如今要想在美国的超市和大型商场找一件不是中国制造（MADE IN CHINA）的日用品倒是件困难的事。中国产品出口数量的增长，压缩了美国同行原属于他们的市场份额，引起了美国同业公司的强烈反响，他们纷纷举起知识产权诉讼和337调查等司法保护的“大棒”，试图阻止中国企业与之同台竞争的步伐，将中国企业和其产品拒于国门之外。这就是中国企业日益成为美国知识产权诉讼首要目标的主要原因之一。
（二）大部分产品没有自己的专利权
337调查所涉产品多为现代高科技产品，如短波发光二极管、激光器二极管，数字电视产品等，在以往的涉美知识产权诉讼和337调查案件中，中国企业的“软肋”就是没有自己的知识产权，被告侵权概率非常高，败诉率因此居高不下。
三、被诉人应诉方略
关于如何应对美国337调查案，我们走访了对处理此类案件有着丰富经验的美国律师，通过他们的介绍，我们了解到以下应对的策略和措施可以适度改变这一被动局面。
（一）应诉策略
谋定而动，要赢得一场战争，离不开完善的对策方略，而最熟悉美国知识产权诉讼策略的莫过于久经阵仗的美国资深律师。我们访问的美富（Morrison & Foerster）律师事务所的布杰律师（G.Brian Busey）就是这样一位曾经代理过十多宗337案件，对知识产权诉讼具有丰富经验的律师。他总结了以下八点应对策略：
策略一 和解和诉讼并举
通常便于被诉人【注2】使用的一个好策略是准备一份第一时间的和解协议。
和解和诉讼并举。在接到被诉通知书的同时，对案情进行多方的考量，在适当的情况下，考虑和解，成功的和解往往带来有利的解决方案。一方面，设立一个独立的许可协议谈判队伍，进行和解谈判；另一方面，保持现有的诉讼团队，继续专注于诉讼，并准备与诉讼相关的文件。
策略二 联合应诉
在有多个被诉人的案件中，被诉人联合起来应诉。几个被诉人分工合作，一同去查询案情；使用同一专家；在听证程序【注3】提出同样的论点和证据。这样做，对被诉人来说，经济实惠并有利于调动各方的积极性。
例如，深圳市企业联合应诉美国数字万用表337调查案正是合理运用这一策略的结果。
2006年10月6日，美国福禄克公司（Fluke）提交申诉，就注册商标和商业外观侵权，对全球18家企业启动“337调查”，请求美国国际贸易委员会签发永久普遍排除令和永久禁止令。该委员会于11月7日正式立案。这是中国万用表企业首次遭遇“337调查”。被起诉的公司为：香港精密计测公司（深圳华谊仪表有限公司）、香港数模仪器有限公司（迪泰克仪器深圳有限公司）、深圳市胜利高电子科技有限公司、深圳市华盛昌机械实业有限公司、深圳弘大电子有限公司、深圳市仪华实业有限公司。
福禄克公司（Fluke）称，该公司的80系列便携式万用表上采用深灰机身及面板，皮套用对比强烈的黄色，被诉产品侵犯了它的商标及特定色彩搭配的外观设计。
最初遭遇美国“337调查”的时候，企业很是茫然。这时深圳市世贸组织事务中心、深圳市仪器仪表与自动化协会积极组织协调涉案企业，做应诉动员，并帮他们分析案情，给了他们应诉的决心和信心，四家企业决定一起联合应诉。结果证明：通过联合应诉，大大降低了应诉成本，加上专业的律师团队的周到服务，此案取得了较为满意的效果。
2007年7月19日，美国国际贸易委员会决定在签署允诺令之后终止对上述三家深圳企业数字万用表的“337调查”，相关企业可以在允诺令条款的限制下继续出口美国。
策略三 使用专家证人
考虑使用一个技术顾问，在适当的时候，利用专家提供技术支持。尽早寻找并且使用最好的专家作证；说服国际贸易委员会（ITC）法官支持己方的观点；将法官当作自己的合作伙伴，在听证程序中有疑问就向他们咨询。
策略四 了解法官
了解审理案件的行政法官【注4】；学习并且明了他们的基本规则；正如在所有地区法院进行诉讼时一样，也要了解国际贸易委员会行政法法官的特别之处和“对他们有用的按钮”。
访问美国国际贸易委员会时，我们与国际贸易委员会现任行政法官查尔斯 布路克（Charles E.Bullock）一起共进午餐。我们问他：“你们裁决案件时，会考虑当事人的国籍吗？”他答到：“那不是问题，我们不论哪一国的当事人，我们只根据事实作判定。”
其实，由于337案件没有陪审团，法官有非常广阔的自由裁量空间，了解法官对侵权判定的好恶，可以少走许多弯路。
策略五 充分及时准备应诉证据材料
被诉人要始终站在调查取证程序的最前沿；选定对后续工作勤勉负责的团队成员；及早安排在调查中将涉及的所有第三方的传票；在程序快捷的美国国际贸易委员会（ITC）案件中，工作如果落后于调查取证程序可能造成灾难性的后果。
在准备诉讼的初始阶段，写答辩状之前就要向当事人收集所有牵扯到敏感事宜的文件。
策略六 提前策划应诉全程路线
在准备听证程序的文件时不要疏忽和遗漏任何诉求和答辩点；不要忽视有补救作用和有联系的证据；作为被诉人，要提前考虑怎样向海关解释说明自己产品的情况，要了解什么样的禁止令将会被执行；尽早考虑对产品进行专利规避设计。
总而言之，应对之策，贵在悟理，妙在活用，策略要在实践中灵活运用，才能发挥其应有的效力。
（二）被诉人应诉的具体措施
1、作好充分的准备是胜诉的必备条件
美国知识产权诉讼其实就是一场没有硝烟的商战。我们走访过的美国律师、中国涉案企业老总、经理也有同样的认识：美国知识产权诉讼是富人的游戏，没有充分的资金、精通业务的法律专业人员、精湛的技术指导和对整个诉讼的宏观调控能力作后盾，想要赢得这场战争，无疑是痴人说梦。
一般说来，充分的准备从以下几方面着手：
首先，尽早聘请有经验的辩护律师，组成应诉团队。
在诉讼开始前，尽早寻找有经验的辩护律师。与我国的法律规定相同，在美国法院和国际贸易委员会（ITC）参与诉讼的出庭律师必须拥有美国注册律师执照。美国知识产权诉讼中大部分是专利诉讼，而90%的337案件也是专利争议，因此，在挑选代理律师时应该考虑的条件包括：精通美国诉讼法和国际贸易委员会的程序法，具备工程和科学方面的专长，能够分析相关技术；涉外案件还要求具有熟练地运用当事人母语与之沟通的能力。
大量案件的庭审结果表明：辩护律师的准确意见就是最好的防守，而准确的意见往往来自有深厚知识储备的律师。例如，雄居美国知识产权律师所榜首的飞翰律师所。该所拥有庞大而全面的专业技术律师队伍，90多位律师、实习律师和技术专家持有博士学位，390多位专家持有不同学科领域的学士学位，40位中英文双语律师。深厚专业技术知识的储备奠定了他们在诉讼中能够提出符合逻辑、准确和令人信服证据的基础。
另外，在诉讼中，律师作用的发挥还需要应诉当事人的密切配合，由企业选派技术人员和有见识的管理人员负责管理诉讼，参与应诉策略的分析研究，组成应诉团队，以确保辩护律师能得到所需要的材料和资讯，也是不可或缺的重要环节。
其次，作好诉讼成本预算和诉讼费用计划。
经济基础决定诉讼的具体运作。在美国诉讼的成本高昂，一件知识产权诉讼案件花费100万美元是常见的事。很多案件最后和解的大部分原因是没有足够的经济实力与对方抗衡；每个诉讼案件都不同，案件成本很难准确评估。设立专人把握成本和律师费用预结算，定时向公司领导报告。案件应诉开始后，对成本进行周期性的更新评估，是当事人必作的功课。
2、作应诉分析，确定抗辩角度。
1）应对之初，先要庙算，谋定而动，有的放矢。
《孙子兵法.计篇》云：“未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！”
庙算有五个部分：道、天、地、将、法。在诉讼中，这五部分的含义可以这样理解，道即：企业的发展方向和道路要符合企业特点及长久利益。天即：天候条件，企业的经营环境。地即：地理条件，美国的诉讼制度各州不同，对管辖法院的选择，可能导致不同的结果。将即：企业技术人员、管理人员和各类员工的能力和素质。法即：企业的运行机制、组织能力、团队精神；法规制度和执法人的好恶，选择的法官是否对自己有利。
对知识产权案件来说，就是要从是否合法，是否侵权，应诉的成本、是否有合适的人选引导诉讼，从中美贸易政策的大环境分析胜算的几率。
2）选择最有利的角度进行抗辩
专利案件的抗辩角度有专利无效、不侵权和规避设计三种，根据应诉者的自身情况确定适用的角度。
抗辩角度的选择由自身掌握的证据决定，如果现有证据的效力足够证明对方的专利无效，那就从专利无效着手诉讼；如果手头的证据不足以证明对方的专利无效，就做不侵权抗辩；如果证据证明力一般，就积极和解，进行交叉许可协议的谈判；如果证据证明不侵权的效力很弱，就尽早考虑重新设计产品，避免同类产品的继续生产和销售。
3、应注意的问题
美国知识产权诉讼案件绝大部分都在诉前、诉中达成和解，真正进入庭审判决阶段的案件不到10%。进行谈判，从而达成和解协议或许可协议，是大部分案件需要做的工作。在诉前、诉中、诉后协商和签署文件时应注意以下问题：
1)签定谈判协议时应注意：
首先，谈判可能导致专利权人与被诉人所属辖区的法院取得对人管辖权。除非某人或公司与美国法院的司法辖区有接触，否则美国法院不能对该人或公司行使管辖权，这是关于美国法院管辖的基本规定。根据“长臂”管辖原则【注5】在司法辖区内举行谈判可构成充分接触，这时谈判可能导致在该谈判区的法院对此案的管辖权，因此，在选择谈判地点时要先考虑该地区法院的管辖是否会引起对自己不利的后果。
其次，防止对方以谈判中的内容作为后来诉讼的证据。在谈判中，一方或对方当事人就专利权范围、是否侵权、专利有效性或合理权利补偿金表达自己的观点。根据美国联邦证据规则第408条的规定，在诉讼和解谈判中提出的观点可在其后的诉讼中成为证据。因此，在谈判开始之前，提前约定双方不得以谈判中的内容作为后来的诉讼证据是必要的举措。
2)签署联合抗辩协议时应注意的问题
联合抗辩协议是指当被诉人为多家时，他们相互合作，共同对付相同的权利所有人而达成的协议。该协议应包含以下内容：
被诉人在对起诉的抗辩问题上有共同的利益；被诉人之间没有通讯义务，但所有通讯均需保密；被诉人可共同聘用律师，并听从共同聘请的律师的意见，并分摊律师费。
被诉人可随时退出协议，退出之后，其义务仍然有效。被诉人的退出权很重要，因为一名被诉人也许可以与专利权人单独达成和解，而其他被诉人则需要继续抗辩；这类协议不能要求某被诉人在与专利权人达成和解之前必须经过所有被诉人批准，因为这种联合抵制行为本身即构成违反反托拉斯法的行为。
3)和解协议在达成时应注意：
通常和解协议中的权利人放弃追究被诉人过去的侵权行为，而被诉人则为今后的活动取得授权，并终止诉讼程序。
和解协议条款的内容取决于案件的实情和各当事人的处境。大多数和解协议均包含下列内容：撤销诉讼中的指控，双方均放弃以前对对方的指控，各方付出特定形式的对价。
通常，双方有条件地同意撤诉和反诉，其条件在于防止今后再提起相同的指控；有时，撤诉是无条件的，保留起诉权，以防对方违反和解协议。
四、律师服务
涉美诉讼需要中美双方律师的共同合作，诉讼以美方律师为主导，中方律师在收集证据、组织企业应诉团队，解说诉讼基本知识、传递诉讼信息等与美方律师配合的工作中发挥作用。中美律师相辅相成，共同努力，是取得最佳诉讼结果的前提条件。由于地域和文化背景的差异，与美国律师相比，中方本地律师具有培养和使用费用低廉，更便于与本地企业适时沟通和交流的优势。
在337调查案件中，应诉分析、应诉策略的选择都由律师作出，律师始终处于主导地位。因此，聘请有经验的专业的律师，以及储备全面的应诉知识是企业取得诉讼胜利的有效途径。
综上所述，在专业律师的指引下，充分了解和正确运用应诉方略，我国企业将会在美国337调查案件中取得更多主动权乃至胜诉。
注释：
【注1】数据来自美国Morrison & Foerster律师事务所
【注2】根据337调查的受案范围：货物所有人，进口人，收货人或其代理人均可成为被诉人。被诉人是任何进口、为进口而销售或在进口后销售被指控产品的人，通常情况下是外国公司，有时美国公司也可以成为被诉人。
【注3】337调查的程序包括：起诉前的咨询；调查申请；立案审查；决定立案；立案公告；送达；答辩；反诉；签发保护令；前期会议；事实调查；听证程序；初裁；委员会复审；复审裁决；签发排除令；总统审查；司法审查；执行。
【注4】337调查程序由行政法官主导，行政法官的权利包括：管理誓言、就动议或其它请求作出裁定、分配举证责任、接受证据、询问证人、授权律师录取证言、决定程序时间计划和其他程序事项、主持或决定召开和解会议、作出初步裁定等。
国际贸易委员会现有6位在职行政法官：
Paul Luckern （2008年7月被指定为首席行政法官）
Charles Bullock（2002年5月任职）
Carl Charneski（2007年4月任职）
Theodore Essex（2007年10月任职）
Robert Rogers（2008年7月任职）
Edward Gildea（2008年12月任职）
【注5】长臂管辖权（Long Arm Jurisdiction）是美国民事诉讼中的一个重要概念。当被告的住所不在法院所在地的州，但和该州有某种最低限度的联系（Minimum Contacts），而且所提权利要求的产生以和这种联系有关时，就该项权利要求而言，该州对于该被告具有属人管辖权（虽然他的住所不在该州），可以在州外对被告发出传票。这就是长臂管辖权的应用。
江知芸 合伙人 高级律师
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